[이런 법률 저런 판결·30] 오랜 기간 사용하면 상표 등록 여부 달라질 수도

최근 특허법원은 국내 유명 중국·중국어 취업정보 웹사이트의 서비스표인 ‘CHINATONG’에 대한 등록무효소송에서 위 서비스표가 무효가 아니라고 판시했다(특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결). 주된 이유는 ‘CHINA’ 부분은 현저한 지리적 명칭이지만 ‘TONG’ 부분이 다양한 의미로 인식될 수 있어, 식별력이 인정되고 간단하고 흔한 표장만으로 구성된 것이 아니라는 것이다. 그런데 법원은 부가적으로 위 서비스표가 ‘사용에 의한 식별력’도 취득했다고 인정했다.

여기서 ‘사용에 의한 식별력’ 취득이란 게 대체 무엇일까?

상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장으로, 상표로 등록이 가능하려면 ‘식별력’, 즉 자기의 상품과 다른 자의 상품을 구별할 수 있는 힘이 있어야 한다. 예컨대, 보통명칭, 관용적 표장, 품질·원재료 등을 나타내는 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성(姓)이나 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장 등은 식별력이 인정되기 어렵기 때문에 상표등록을 신청하더라도 거절결정이 나기 쉽다.

그러나 지금 당장 식별력이 없거나 약하다고 상표 등록을 포기할 필요는 없다. 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성(姓)이나 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장의 경우에는 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용해서 수요자들 사이에서 누군가의 상품을 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되면, 예외적으로 그 상표를 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있기 때문이다(상표법 33조 2항). 즉, 식별력이 없거나 약한 상표라고 하더라도 특정인이 오랜 시간에 걸쳐 자기의 상품을 나타내는 표지로 사용해 수요자에게 그 상품의 명칭으로 현저히 인식되면 식별력을 획득해 상표로서의 기능을 수행할 수 있다. 이를 ‘사용에 의한 식별력’ 취득이라고 한다.

‘사용에 의한 식별력’을 취득했는지는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려해 판단하게 된다. 특히 ‘상표등록여부 결정시’에 사용에 의한 식별력을 취득했다고 인정돼야 한다.

이와 관련, 대법원은 ‘SUPERIOR’ 문자가 포함된 상표를 각종 골프 관련 상품의 표장으로 오랜 기간 사용해 오다가 이후 ‘골프화’를 지정상품으로 추가 등록한 사례에서 ‘SUPERIOR’ 문자 부분이 ‘골프화’에 관하여도 식별력이 인정될 수 있다고 판시했다(대법원 2011후774 판결). 반면 ‘예술의전당’ 서비스표에 대해서는 ‘상표등록여부 결정시’ 사용에 의한 식별력을 취득하지 못했다며 그 등록이 무효라고 봤다(대법원 2006후3397 판결).

사용에 의한 식별력을 인정받는 것이 쉬운 것은 아니지만, 이미 어떠한 지리적 명칭이나 기술적 표장 등을 오랜 기간 사용하면서 나만의 브랜드로 자리 잡았다면, 그에 대한 상표등록 거절 시 ‘사용에 의한 식별력’을 주장하며 다퉈볼 만하다. <정선열 법무법인 지평 변호사>